Не всегда при размещении товарного знака в рекламе нужно получать согласие правообладателя. В каких случаях согласие правообладателя не требуется? Какие критерии правомерного использования товарного знака применяются на практике? Можно ли публиковать на сайте логотипы партнеров без их разрешения? Правомерно ли в рекламе указывать, что объект рекламирования является аналогом другого продукта?
Рассказывает:
Мария Мойш,
старший юрист практики интеллектуальной собственности VERBA LEGAL, патентный поверенный РФ по товарным знакам
По общему правилу использование товарного знака допускается только с согласия правообладателя (ст. 1484 ГК). При этом использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров и услуг (п. 157 Постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10). В случаях, когда такая цель отсутствует, товарный знак можно использовать без согласия правообладателя, в том числе в рекламе.
Соответственно, чтобы оценить правомерность размещения чужого товарного знака в рекламе, нужно проанализировать, используется ли товарный знак для целей индивидуализации товаров и услуг. Если товарный знак размещен в информационных, описательных целях либо в общеупотребительном значении, то товарный знак не признается использованным в понимании ГК. Следовательно, в таких случаях не нужно получать согласие правообладателя на размещение товарного знака.
Чтобы оценить, есть ли цель индивидуализации при использовании товарного знака, можно использовать следующие критерии, приведенные в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам, утв. Постановлением Президиума СИП от 24.10.2022 № СП-21/24:
- наличие у лица собственного товарного знака для индивидуализации товара, который используется одновременно со спорным обозначением;
- формат и контекст размещения спорного обозначения (размер шрифта, расположение на упаковке);
- возникновение риска введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и относительно связи ответчика с правообладателем;
- общепризнанные правила и практика в отрасли, требования к информированию потребителя.
Стоит отметить, что споры об использовании товарного знака в рекламе могут разрешаться не только на основании гражданского законодательства, но и на основании положений Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». На практике, как правило, применяется норма п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе о запрете на недостоверную рекламу, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица или товара. При этом в практике можно найти похожие кейсы, которые при их рассмотрении на основании ГК не признаются нарушением права на товарный знак, но могут расцениваться как нарушение Закона о рекламе.
Далее на конкретных примерах рассмотрим основные случаи использования товарных знаков в рекламе.
Использование товарного знака в общеупотребительном значении
Употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, например, в письменных публикациях или устной речи (п. 157 Постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10).
Следовательно, когда слово, зарегистрированное в качестве товарного знака, используется в своем прямом словарном значении, без цели индивидуализировать товар или услугу, использование и нарушение права на товарный знак отсутствует.
ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
В одном из споров ответчики изготавливали, продавали и рекламировали зерновые закуски, маркированные обозначением «СЛАЙСЫ». Истец, который владел товарным знаком «СЛАЙСЫ», потребовал с ответчиков компенсацию за нарушение своих прав на товарный знак.
Суд не выявил нарушения прав на товарный знак:
- на упаковке товара слово «СЛАЙСЫ» использовалось в качестве наименования товара. Название продукта «СЛАЙСЫ» как разновидности хлебцев, вошло в широкое употребление;
- в качестве средства индивидуализации ответчик использовал собственный товарный знак № 509392 «Sstyle»).
Товарный знак истца № 458293
Продукция ответчика
Постановление СИП от 05.09.2017 по делу № А45-18024/2015
Другой пример использования товарного знака в общеупотребительном значении – спор между сетью доставки суши и роллов «ЁбиДоёби» и суши-кафе «Оригами».
«ЁбиДоёби» опубликовали рекламную новость под заголовком «ЁбиДоёби» покупает. Оригами». В тексте «ЁбиДоёби» предлагали своим клиентам обменять бумажных журавликов на бонусы. Новость сопровождалась изображением бумажного журавлика. Суши-кафе «Оригами» обратилось в суд, посчитав, что нарушено их право на товарный знак.
Суд посчитал, что нарушение отсутствует по следующим причинам:
- с учетом смысловой направленности рекламной акции ответчик использовал обозначение «оригами» в значении «прикладное искусство»;
- ответчик не маркировал и не продавал товар под обозначением «Оригами». Следовательно, он не осуществлял использование товарного знака.
Товарный знак истца № 495232
Рекламная акция ответчика
При этом аргумент об использовании товарного знака в общеупотребительном значении работает не всегда.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Компания разместила объявление «Мой гектар — Юго-Запад, 180 км от МКАД. Скидка 50% на все участки! Большая земля. Жми! Лучшие цены на рынке».
Московское УФАС посчитало, что указание в рекламе товарных знаков конкурента (Большая Земля) вводит потребителей в заблуждение о причастности к рекламе их правообладателя. Компания же заявляла, что слова «гектар» и «земля» являются общеупотребительными.
В результате ее признали нарушившей, среди прочего, п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе.
Товарный знак 
Решение Московского УФАС России от 17.11.2020 по делу № 077/05/5-17406/2019
Использование товарного знака в описательном значении
Производители товаров обязаны доводить до потребителя всю необходимую и достоверную информацию о товарах (ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). К таким случаям может относиться указание в рекламе на совместимость рекламируемого товара с товарами определенных брендов (например, «подходит для …», «совместим с …», «аналог …» и др.).
По общему правилу, указание на назначение товара, его совместимость и др. не является использованием товарного знака и не признается нарушением права на товарный знак при условии, что подобное использование не вызывает смешения продукции. При этом в зависимости от текста рекламного материала есть риск нарушения Закона о рекламе.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Компания разместила рекламное объявление программного обеспечения «Аналог LiveTex — ChatDesk, Протестируй бесплатно!». Правообладатель товарного знака № 496110 «LIVETEX» обратился в суд с требованием о запрете использования его товарного знака и взыскании компенсации за нарушение прав на его товарный знак.
Первая инстанция и апелляция удовлетворили иск частично. Но СИП решил, что нарушение отсутствует. Он указал, что словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции (услуг) правообладателя и лица, использующего такое словесное упоминание. В тексте рекламы ответчика использовалось слово «аналог», то есть ответчик использовал не программное обеспечение LiveTex, а его аналог – Chat2Desk.
Постановление СИП от 02.06.2022 по делу № А56-3455/2021
Аналогичные выводы отражены в Постановлении СИП от 16.11.2023 по делу № А40-283243/2022
При этом само по себе использование в рекламе слова «аналог» не исключает риск нарушения Закона о рекламе.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Лицо опубликовало объявление «Аналог Инвитро. Анализы от 55 руб.».
УФАС признало распространение рекламы с товарным знаком «ИНВИТРО» нарушением п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе, так как реклама содержала недостоверные сведения об исключительных правах на товарный знак, правообладателем которого не является рекламодатель.
Постановление Краснодарского УФАС России от 17.07.2017 по делу № 115Р-А/2017
Использование товарного знака в информационных целях
При введении оригинальной продукции в оборот. Если товар был правомерно введен в гражданский оборот, то допускается использование товарного знака товара другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара, в обслуживающей и иной деятельности в отношении этого товара, если потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя (п. 31 Постановления Пленума ВАС от 08.10.2012 № 58).
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
При рассмотрении спора о нарушении прав на товарные знаки «КАМАЗ/KAMAZ» при продаже оригинальных запчастей суды указали то, что реклама товара является неотъемлемой частью продвижения товара, что невозможно без информирования потребителя о производителе товара. Поэтому использование товарного знака «КАМАЗ» на рекламной продукции, на сайте и на бланках документов не являлось нарушением.
Однако если у ответчика отсутствуют документы, подтверждающие оригинальность продукции, то использование товарного знака признается нарушением (Постановление СИП от 26.04.2024 по делу № А40-134530/2023).
При проведении розыгрышей. Зачастую при проведении розыгрышей в рекламных материалах приводят изображение приза либо информацию о нем, включая товарный знак.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Магазин «Горилка» проводил акцию «У кого длиннее? Победитель определяется по длине чека! Приз — абонемент в ALEX FITNESS». Однако ООО «Алекс Фитнес» посчитало, что подобное объявление порочит честь, достоинство и деловую репутацию общества, а также нарушает права на товарный знак № 553961 «ALEX FITNESS». Но суд не усмотрел нарушение прав общества, указав, что ответчик не использовал товарный знак для индивидуализации спортивных услуг, а только информировал участников акции о призовом фонде.
При указании о партнерстве, сотрудничестве. Если факт сотрудничества между сторонами подтверждается документально, а также отсутствует риск смешения продукции (услуг), то, как правило, размещение товарного знака с целью информирования потребителей о партнерстве сторон не признается нарушением. Однако если подтверждение сотрудничества отсутствует, то есть риск нарушения как гражданского законодательства, так и Закона о рекламе.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Ломбард указал на своем сайте информацию с изображением логотипов: «Наши партнеры: «С», «Инвестиционная финансовая группа ПреМьер», «ВТБ 24». Но документы, подтверждающие право использования логотипов, отсутствовали. Правообладатели логотипов также не подтвердили сотрудничество. В результате ломбард признали нарушившим п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе.
Общие рекомендации по использованию товарных знаков в рекламе
На исход спора влияет контекст размещения товарного знака, особенности конкретного рекламного материала, а также выбранный правообладателем способ защиты прав.
Одним из главных критериев для разграничения вопроса о том, есть нарушение или нет, является анализ риска смешения товаров (услуг), а также наличие цели индивидуализации товаров (услуг) при использовании товарного знака. Тем не менее, эти критерии являются довольно оценочными. Поэтому с целью снижения рисков привлечения к ответственности в спорных случаях рекомендуем получать согласие правообладателя на размещение его товарного знака в рекламе.
Читайте также
Использование чужого товарного знака: всегда ли есть нарушение?
В ГК описан только один случай правомерного использования товарного знака – когда правообладатель сам ввел маркированные им товары в оборот...
Обязательные отчисления и новые запреты в интернет-рекламе: что изменить бизнесу?
К сентябрю 2025 года придется заплатить первые обязательные отчисления за размещение интернет-рекламы, а также нельзя будет публиковать рекламу на запрещенных...
Согласие на рекламные рассылки и звонки. Как все соблюсти, чтобы не получать штрафы
Какую информацию можно отправлять клиентам без их согласия? Нужно ли согласие на push-уведомления? Какие возможны способы получения согласия на сайте?...
Размещение рекламы у иноагентов. Какие будут штрафы и что делать с уже подписанными договорами?
По каким статьям будут штрафовать за публикацию рекламы у иностранных агентов? Как проверить статус иноагента? Что делать, если рекламу уже...
Исчерпание права на товарный знак: в чем суть принципа и как его применять?
Если правообладатель товарного знака ввел в оборот товары, маркированные этим товарным знаком, он теряет контроль над последующим распространением таких товаров...
Контент создан с помощью искусственного интеллекта. Как суды его оценивают в спорах об авторстве?
Кто является правообладателем объекта, созданного с помощью ИИ? Охраняется ли видео, если оно содержит дипфейк? Можно ли защитить права на...
