Бывший работник компании скопировал клиентскую базу, технологию производства и открыл конкурирующую фирму – можно ли привлечь его к ответственности? Доказать и взыскать убытки в такой ситуации непросто. Однако компания может увеличить свои шансы на победу, если обратится с жалобой в антимонопольный орган. Как на практике бороться с промышленным шпионажем?
Рассказывает:
Татьяна Каменская,
управляющий партнер «Каменская & партнеры»
Долгое время в России защита секретной коммерческой информации и взыскание убытков за ее разглашение представляли для бизнеса большую проблему. Особенно это актуально для компаний, бизнес которых построен на обладании секретной информацией. Речь идет, например, об алгоритмах поиска Google, рецепте Coka-Cola и др. Работающего механизма защиты собственников таких бизнесов и взыскания убытков, по сути, не было. Однако в последнее время, благодаря в том числе антимонопольному ведомству, формируется положительная практика, когда лица, ответственные за нарушение секрета производства и использование чужого секрета производства, привлекаются к ответственности.
КЕЙС
Бывший директор «вынес» из компании ноу-хау (использовал секреты производства продукции и базу данных клиентов) и создал собственную фирму – конкурента.
По заявлению компании антимонопольный орган провел проверку и посчитал недобросовестной конкуренцией:
- использование бывшим директором информации, составляющей коммерческую тайну и секреты производства компании-работодателя,
- производство и реализацию продукции, сходной до степени смешения с продукцией компании-работодателя.
В действиях фирмы бывшего директора УФАС усмотрело нарушения положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Закон о защите конкуренции):
- ст. 14.5 о запрете продажи или иного введения в оборот товара, если незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности,
- п. 2 ст. 14.6 о запрете копирования или имитации внешнего вида товаров конкурента, упаковки такого товара, этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом или иных элементов, индивидуализирующих конкурента и его товар,
- п. 1 и п. 2 ст. 14.7 о запрете получать и использовать коммерческую тайну конкурента без согласия лица, имеющего право ею распоряжаться, и вследствие нарушения условий договора с таким лицом.
Антимонопольный орган выдал фирме бывшего директора предписание прекратить нарушения антимонопольного законодательства. Фирма директора попыталась оспорить предписание в суде. Однако суды согласились с позицией УФАС.
Постановление СИП РФ от 30.10.2017 № С01-893/2017 по делу № А45-18610/2016
После того, как суды признали фирму бывшего директора виновной в нарушении антимонопольного законодательства, компания-работодатель обратилась в суд с требованиями:
- о взыскании убытков в виде недополученной прибыли (при расчете использовался метод экстраполяции данных, предложенный ФАС России в Разъяснении от 11.10.2017 № 11 «По определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства»),
- о взыскании убытков от передачи секрета производства,
- об изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции.
В этом деле суды повели себя неоднозначно. Первая и апелляционная инстанции отказали во взыскании. Они не усмотрели противоправности в действиях ответчика, не увидели причинно-следственной связи и посчитали неустановленным размер убытков.
СИП РФ это решение отменил. По его мнению, нижестоящим судам следовало принять во внимание преюдицию, которая возникла при обжаловании решения антимонопольного органа в деле № А45-18610/2016.
Постановление СИП РФ от 16.06.2020 № С01-494/2020 по делу № А45-14237/2018
Сейчас этот спор снова рассматривает суд первой инстанции.
Это дело показывает, что нормы о недобросовестной конкуренции можно эффективно применять при борьбе с промышленным шпионажем.
Так, ст. 14.5 Закона о защите конкуренции позволяет привлечь к ответственности за нарушение прав правообладателя при использовании ноу-хау, поскольку оно является объектом интеллектуальных прав.
Ст. 14.6 Закона о защите конкуренции запрещает вводить в заблуждение потребителей в связи с деятельностью конкурента. Нарушители этого запрета, как правило, используют две методики:
- выдают свою разработку за чужую,
- подражают деятельности оригинала.
В рассматриваемом кейсе было именно подражание. Нарушитель продавал товары – спасательные жилеты, — всячески отсылая к бизнесу потерпевшего – компании, в которой он был директором.
Ст. 14.7 Закона о защите конкуренции запрещает получать, использовать и разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну.
На практике ценную коммерческую информацию можно защитить двумя способами:
- как объект интеллектуальных прав – ноу-хау,
- как коммерческую тайну.
Зоны риска
Анализируя этот кейс и другие подобные дела, можно выделить несколько существенных зон риска и, соответственно, объектов, которым следует уделить внимание:
- базы данных клиентов и контрагентов. Несмотря на общедоступный характер сведений, такая база представляет ценность, поскольку является подборкой определенной информации и содержит сведения о порядке взаимодействия с ее участниками;
- технология производства или способ изготовления. Это самый важный объект. В рассматриваемом кейсе коммерческую ценность имел особый способ изготовления герметических швов, которые позволяли использовать спасательные жилеты по назначению;
- исходный код. Специфический объект, характерный для технологических и ИТ-компаний. Является сосредоточением ценности компьютерной программы.
Подробнее о специфике исходного кода и защите прав на него читайте в статье: «Исходный код: что нужно знать, чтобы успешно защитить права на программное обеспечение?»
- маркетинговая стратегия. Существует множество учебных материалов по маркетингу, однако когда нарушитель забирает ноу-хау или способ ведения бизнеса, он забирает и наиболее эффективную маркетинговую стратегию, которая привела к коммерческому успеху бизнеса, который нарушитель пытается копировать.
Доказательства
Самое сложное в делах о промышленном шпионаже – это доказательства.
Татьяна Каменская рекомендует при доказывании в суде незаконного использования ноу-хау обратить внимание на следующие доказательства:
- экспертные заключения о сходстве, а также наличии или отсутствии сведений в открытом доступе. Популярный довод нарушителей – что они получили информацию из общедоступных источников. Например, оборудование стояло на выставке, они увидели его и поняли, как производить. Опровергнуть этот довод поможет экспертиза;
- Положение об охране коммерческой тайны и перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Работники должны быть с ними ознакомлены. Эти два документа составляют суть коммерческой тайны. Их нужно готовить заранее (до происшествия) и именно на них нужно ссылаться, чтобы доказать, что режим коммерческой тайны был введен и действовал на предприятии;
- соглашение о неразглашении информации;
- публикации в интернете;
- материалы уголовного дела. В последнее время арбитражные суды все чаще разрешают приобщать в качестве доказательств протоколы допроса, причем даже если приговор по делу еще не состоялся;
- осмотр производства. Это эффективный способ доказать, что технология производства у нарушителя реализована точно так же, хотя добиться его непросто;
- трудовой договор, в которым были определенные условия, касающиеся коммерческой тайны;
- фотографии;
- переписка.
Суды также учитывают косвенные доказательства: номенклатуру, правила нейминга, оптовые и розничные цены, быстрое получение сертификатов.
Еще один важный аргумент – резкое снижение финансовых показателей компании, бизнес которой копирует нарушитель или чей секрет производства он нарушает.
Например, в рассмотренном кейсе компания — правообладатель ноу-хау привела расчет своей упущенной выгоды на основании методики ФАС России. Она определила долю рынка, на которую упал ее оборот после начала аналогичной деятельности нарушителем (метод экстраполяции данных). При этом нарушитель специально не стал придумывать эксклюзивные наименования, чтобы его продукция была максимально схожа с продукцией, которую он копировал и секрет производства которой использовал («Водник» / «Водолей», «Тайга» / «Охотник», «Оптимист» / «Активист», «Малыш» / «Кроха», «Рыбак» / «Рыболов»). Для неискушенного потребителя разница была почти незаметна.
Возмещение ущерба
В качестве убытков при промышленном шпионаже можно взыскать:
- реальный ущерб,
- упущенную выгоду,
- в некоторых случаях можно претендовать на возмещение ущерба деловой репутации.
В кейсе правообладатель ноу-хау заявил убытки в виде упущенной выгоды в виде недополученной прибыли, рассчитав ее методом экстраполяции данных за предыдущие периоды. Также он заявил убытки, возникшие из-за передачи секрета производства, то есть непосредственно стоимость самой разработки (ноу-хау). Помимо этого, правообладатель потребовал изъять и уничтожить контрафактный товар.
Взыскать убытки можно одним из двух способов:
- классический способ взыскания убытков. Истцу нужно будет доказать:
- причинно-следственную связь,
- противоправность,
- размер убытков,
- вину;
- более эффективный способ – это преюдиция. Закрепление в преюдициальном судебном акте вины нарушителя серьезно увеличивает шансы на успешное взыскание убытков.
Рекомендации бизнесу:
- организуйте режим охраны коммерческой тайны в компании в строгом соответствии с законом,
- используйте комплексную защиту: институты интеллектуальной собственности и режим коммерческой тайны,
- по возможности зафиксируйте в деле об антимонопольном нарушении фактический размер убытков и вину.
Подготовлено по материалам онлайн-конференции «Лучшие антимонопольные практики 2020» , организованной Forbes Congress
Загрузка ...