Товарный знак зарегистрировали раньше, чем компанию с таким же названием. Нарушение исключительного права будет, только если одинаковые обозначения вводят в заблуждение потребителей и контрагентов. Тогда правообладатель товарного знака сможет потребовать запретить компании использовать фирменное наименование и потребовать компенсацию. Причем можно запретить компании со сходным наименованием заниматься не всеми, а только конкретными видами деятельности.
ИП является правообладателем словесного товарного знака «МУРАВЕЙ», права на который он получил по договору в 2015 году. Сам товарный знак зарегистрирован в 2001 году.
ООО «Муравей+» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в январе 2012 года, ему принадлежит магазин «Муравей».
Предприниматель обратился в суд с иском к ООО «Муравей+», требуя:
- признать незаконным использование обществом в своем фирменном наименовании обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком предпринимателя;
- выплатить компенсацию за неправомерное использование этого обозначения в размере 800 тыс. рублей.
Расчет компенсации
Предприниматель считал, что общество, незаконно используя спорное обозначение, получило выручку в размере 36 млн рублей, который определяет объем его деятельности и стоимость оказанных им услуг. Исходя из этой суммы, предприниматель просил суд:
- в отношении 50% объема деятельности общества взыскать компенсацию в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда;
- в отношении оставшихся 50% взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных обществом услуг по реализации товаров, снизив ее размер до 800 000 руб.
Общество считало, что использует спорное обозначение правомерно, поскольку:
- оно использовало не товарный знак предпринимателя, а свое фирменное наименование;
- общество и предприниматель ведут деятельность в разных регионах и не вводят потребителей в заблуждение.
Позиции судов
Первая инстанция отказала в иске. Суд посчитал, что предприниматель должен был представить доказательства того, что использовал товарный знак. Так как доказательств не было, суд пришел к выводу, что у предпринимателя отсутствует нарушенное право. Следовательно, нет оснований для взыскания компенсации.
Апелляция и СИП РФ это решение отменили и удовлетворили иск предпринимателя, потому что товарный знак был зарегистрирован раньше. Они также указали, что:
- товарный знак по лицензионному договору использовало третье лицо, это признается правомерным использованием (ст. 1486 ГК РФ);
- то, что общество и предприниматель не использовали спорное обозначение в одном регионе, не является основанием для отказа в защите права на товарный знак.
Выводы ВС РФ
ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, отметив, что суды не исследовали юридически значимые обстоятельства.
Вопрос о нарушении исключительного права. Если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения и могут вводить потребителей или контрагентов в заблуждение, преимущество имеет средство индивидуализации:
- исключительное право на которое возникло ранее, или
- которое имеет более ранний приоритет.
Обладатель такого исключительного права может требовать полного или частичного запрета использовать фирменное наименование или коммерческое обозначение (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).
Суды должны были определить:
- правовую квалификацию требований предпринимателя – просит ли он запретить обществу использовать фирменное наименование, сходное с его товарным знаком;
- вводят ли потребителей в заблуждение сходные средства индивидуализации — товарный знак предпринимателя и фирменное наименование общества — относительно того, какое лицо оказывает им услуги с использованием обозначения «МУРАВЕЙ»;
- требует ли предприниматель признать незаконным использование фирменного наименования во всех видах деятельности общества или только в определенных, когда создается конкуренция с товарным знаком.
От этого зависит, было ли нарушение исключительного права и есть ли основания для взыскания компенсации.
Вопрос о расчете компенсации. Определяя размер компенсации, нельзя ссылаться одновременно на два способа расчета: предусмотренные в подп. 1 и подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Правообладатель вправе выбрать только один из них.
Определение ВС РФ от 26.10.2021 № 309-ЭС21-12265 по делу № А50-908/2020
Читайте также
Можно ли договориться об использовании логотипа с его правообладателем через переписку в интернете?
Каким образом можно получить согласие на использование логотипа как объекта авторского права? Можно ли дать такое согласие посредством интернет-переписки, в...
Видеосъемка с квадрокоптера и переписка в WhatsApp: какие доказательства помогут в споре о защите интеллектуальных прав?
Заверить скриншот страницы сайта можно самостоятельно, обращаться к нотариусу необязательно. Видеозапись, сделанная с помощью квадрокоптера, поможет патентообладателю доказать нарушение его...
Исходный код: что нужно знать, чтобы успешно защитить права на программное обеспечение?
Программное обеспечение - специфический объект авторских прав. Программы обладают рядом технических характеристик, которые нужно учитывать, чтобы успешно защищать интересы правообладателей....
Компания заказывает разработку программного обеспечения сторонним подрядчикам: что проверить при заключении договора?
Написать программу для работы с контрагентами, создать мобильное приложение, адаптировать готовый софт под нужды конкретного бизнеса – практически каждой компании...
