Верховный суд выпустил обзор практики по защите товарных знаков

Президиум ВС утвердил 15.11.2023 Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков и включил в него следующие позиции.

Неиспользование товарного знака правообладателем-истцом само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. К примеру, когда истец не использует товарный знак из-за производственных проблем (п. 1).

Не допускается покупка прав на товарный знак, чтобы подавать иски о взыскании компенсации. Речь идет о ситуациях, когда у истца нет экономического интереса и цели использовать товарный знак (п. 2).

Если действия правообладателя являются злоупотреблением правом по отношению к одним лицам, это не значит, что по отношению к другим лицам тоже есть злоупотребление. Пример: Роспатент удовлетворил возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку компании. Эта компания оспорила решение Роспатента. В суде она ссылалась на то, что по другому делу была установлена недобросовестность в действиях предпринимателя, связанных с приобретением противопоставленного товарного знака. Суды отказали в иске, поскольку в конкретном деле, которое они рассматривали, не было доказательств недобросовестности предпринимателя, в том числе неиспользования им товарного знака (п. 3).

При оценке добросовестности нужно учитывать обстоятельства заключения и исполнения лицензионных договоров. Например, предприниматель подал иск о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с его товарными знаками. Ответчик возражал: истец сам не использовал товарный знак, а предоставил право использования другому лицу на основании лицензионного договора. Первая инстанция удовлетворила иск предпринимателя. Апелляция отказала в иске. В целом использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладатель заключил лицензионный договор, является правомерным способом использования товарного знака. Однако предприниматель не представил доказательств реализации лицензиатом товаров, защищаемых его товарными знаками и однородных с товарами ответчика, и не подтвердил намерения такой реализации при заключении лицензионного договора.

В другом деле суд установил аффилированность правообладателя с его лицензиатом и мнимый характер заключенного ими лицензионного договора. В итоге он сделал вывод о недобросовестности действий истца и отказал в удовлетворении его требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (п. 5).

Недобросовестным поведением является регистрация в качестве товарного знака обозначения, включающего в себя сильный элемент товарного знака иного лица. Речь идет о ситуациях, когда элемент обладает широкой известностью и высокой степенью узнаваемости потребителями (п. 7).

Не подлежит удовлетворению возражение против охраны товарного знака, если оно подано исключительно с намерением причинить вред и лишить товарного знака. Пример: предприниматель обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку компании «ТОР GEAR». Он ссылался на то, что товарный знак является сходным с его товарным знаком, с более ранним приоритетом. Роспатент согласился с возражением. Компания оспорила это решение в суде. Суд удовлетворил иск. Он отметил, что предприниматель купил товарный знак у другого лица и не собирался его использовать для индивидуализации товаров (п. 8).

Более поздняя регистрация товарного знака презюмируется добросовестной, если на дату подачи заявки на более ранние товарные знаки этой же серии отсутствуют доказательства иного. Например, товарный знак входит в серию (группу) товарных знаков, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего обозначения, имеющего семантическое сходство и несущественные графические отличия, не изменяющие сущность этих товарных знаков. Если кто-то попытался оспорить регистрацию более раннего товарного знака из этой серии, ссылаясь на недобросовестность, и получил отказ, то оспорить регистрацию более позднего товарного знака из этой же серии по тем же основаниям и без новых доказательств не получится (п. 9).

Обязанность доказать использование товарного знака нельзя возложить на правообладателя, которого привлекли как третье лицо. Роспатент отказал заявителю в регистрации товарного знака из-за возражений правообладателя сходных товарных знаков с более ранним приоритетом. Заявитель попытался оспорить отказ Роспатента, ссылаясь на то, что правообладатель не использовал товарные знаки. Суды отказали. Правообладатель должен доказать, что использует товарный знак, если рассматривается дело о досрочном прекращении его правовой охраны вследствие неиспользования. Если речь идет о рассмотрении дела о признании решения Роспатента недействительным, правообладатель не является стороной спора и на него нельзя возложить обязанность доказывать использование товарного знака (п. 10).

Суд должен установить, что недобросовестность имела место на момент обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Пример: предприниматель подал иск к обществу о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «VARDA» недобросовестной конкуренцией. Он использовал сходное обозначение в качестве псевдонима и логотипа в своей творческой деятельности, впоследствии начал производить одежду с таким обозначением. Ответчик зарегистрировал сходное обозначение в качестве товарного знака в отношении некоторых категорий одежды спустя несколько лет. Суд отказал в иске. Не было доказательств, позволяющих оценить степень известности предпринимателя, а том числе осведомленность ответчика о его деятельности, об использовании предпринимателем обозначения «VARDA», сходного с товарным знаком общества на дату его приоритета.

Недобросовестность правообладателя нужно было установить на момент его обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка. Последующее поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно (п. 13).