Компенсация за нарушение исключительных прав: как ее рассчитать и как снизить?

Рассказывают:

Ирина Резникова,

старший партнер патентного бюро «Гардиум»

Арина Ворожевич,

д.ю.н., партнер патентного бюро «Гардиум»

Компенсацию при нарушении исключительных прав можно взыскать в отношении не всех объектов. Например, это возможно при нарушении прав на товарные знаки, объекты авторского права (фотографии, произведения), географические указания. А вот в отношении фирменного наименования, ноу-хау, коммерческого обозначения можно взыскать только убытки.

Существует три способа расчета компенсации для разных объектов интеллектуальной собственности (ст. 1301, ст. 1311, п. 4 ст. 1515 ГК):

• в твердом размере от 10 000 до 5 млн рублей;
• в размере двукратной стоимости контрафактного товара;
• в двукратном размере стоимости использования.

Основания для снижения компенсации

Критерии, на основании которых суды снижают размер компенсации, были сформулированы в постановлениях КС от 13.12.2016 № 28-П и от 24.07.2020 № 40-П.

На их основе можно выделить следующие основания для снижения компенсации:

• размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер убытков, причиненных правообладателю, то есть восстановить права истца можно меньшим размером компенсации. Суть заключается в том, что компенсация носит восстановительный характер и она не должна влечь неосновательное обогащение на стороне истца;
• правонарушение совершено ответчиком впервые;
• использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

На практике возможно снижение до однократной стоимости, но снизить еще больше суд не вправе.

В этом деле ответчику помогли следующие аргументы (эти же аргументы можно использовать и по другим делам, когда нужно снизить размер компенсации):

• тяжелое материальное положение ответчика

Какие могут быть доказательства: бухгалтерские справки, договор аренды, лизинга, кредитные соглашения.

Сложно подтвердить тяжелое материальное положение, если нет банкротства. Однако речь может идти и о финансовых показателях, которые превышают определенный уровень, например необходимый для получения кредита. То есть если бы сегодня компания обратилась в банк или лизинговую организацию за привлечением ресурсов и получила отказ, поскольку ее показатели не соответствуют норме.

• нарушение не является существенной частью предпринимательской деятельности ответчика, то есть не носит грубый характер

При заявлении этого довода лучше не представлять документы.

Если ответчик представит документы, подтверждающие выпуск товара в определенном объеме, то истец может пересчитать размер компенсации со ссылкой на эти данные. Например, изначально истец посчитал компенсацию в твердой сумме — в размере 2 млн рублей. А ответчик приносит документы о продаже на 3 млн. В пересчете по двойной стоимости это уже будет 6 млн рублей.

• продолжительность коммерческой деятельности ответчика
  

Какие могут быть доказательства: выписка из ЕГРЮЛ, договоры поставки.

Нужно доказать, что ответчик не является недобросовестным нарушителем, то есть что нарушение было допущено случайно. Ответчику нужно подтвердить, что он работал и работает с другими брендами, а нарушение — незначительная часть от всего периода работы. С одной стороны, так ответчик показывает, как длительно и добросовестно он работает. С другой стороны, он уходит от необходимости представлять точную стоимость объема поставленного товара.

• обоснование иного размера имущественных потерь

Какие могут быть доказательства: отчет об оценке объекта, потерь истца.

Суды не всегда принимают такой отчет, но иногда это может сработать.

Расчет компенсации в твердом размере: примеры

Рассмотрим несколько дел, в которых речь шла о снижении компенсации в твердом размере.

В одном деле ИП — правообладатель патента на промышленный образец «кресло» (одновременно генеральный директор производителя мебели) обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в размере 5 млн рублей с каждого ответчика — двух других производителей мебели. В итоге суд снизил исковые требования в два раза: по 2,5 млн рублей.

Обстоятельства в пользу истца (что суд принял во внимание):

• срок незаконного использования промышленного образца — более двух лет;
• наличие и степень вины нарушителей — нарушение не было прекращено после направления истцом претензии;
• вероятные имущественные потери правообладателя — подтверждены справкой о номенклатурной позиции производителя, где истец является генеральным директором;
• использование промышленного образца истца являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчиков — промышленный образец был использован в нескольких изделиях, выпускаемых ответчиками.

Обстоятельства в пользу ответчика (основание снижения компенсации):

• единая экономическая цель — одно нарушение (производитель–оптовик + продавец в розницу);
• характер допущенного нарушения;
• несущественность для бизнеса ответчиков (дело № А56-108946/2020).

Также ВС несколько раз указывал нижестоящим судам, что они не вправе снижать заявленный размер компенсации в твердой сумме ниже низшего предела при множественности нарушений по собственной инициативе. Ответчик должен представить обоснование в пользу снижения. При этом судам важно учитывать, что ответчик ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения (Определение ВС от 14.09.2021 № 303-ЭС21-9375 по делу № А73-8672/2020).

СИП указывал, что при расчете компенсации в твердой сумме суды, в первую очередь, должны обращать внимание на степень вины нарушителя. Когда доказан умысел ответчика, грубый характер нарушения, суды не могут снижать компенсацию на том основании, что срок использования был непродолжительным и ответчик прекратил нарушение.

Ответчик должен доказать необходимость (указать на соответствующие обстоятельства) снижения заявленного истцом размера компенсации. Суды не вправе делать это автоматически. Размер компенсации должен стимулировать ответчиков на соблюдение исключительных прав (Постановление СИП от 13.05.2021 по делу № А71-10361/2020).

Еще пример — Постановление СИП от 19.12.2022 по делу № А40-136226/2020. В этом деле истцом был обладатель исключительных авторских прав на дизайн упаковок и фотографии. Всего было 15 объектов авторских прав. Ответчик использовал эти объекты на сайте, а также на реализуемой продукции без согласия истца. Истец требовал взыскать компенсацию в размере 1 750 000 руб. Суд удовлетворил иск частично — он взыскал 175 000 рублей компенсации.

Выводы СИП: в данном случае суды должны были учесть, каким образом ответчик использовал результаты интеллектуальной деятельности. Существует принципиальная разница между ситуациями, когда ответчик только реализовал произведенный иным лицом контрафакт и когда он сам изготовил объект нарушения, воспроизвел на нем чужие объекты авторских прав. В первом случае взыскиваемая компенсация должна быть меньше. На размер компенсации не может влиять взысканная по аналогичному делу сумма. Если истец рассчитывает получить значительную компенсацию, он должен представить сведения о вероятных имущественных потерях.

Расчет по стоимости права использования

При расчете стоимости права использования суды учитывают:

• срок действия лицензионного договора,
• объем предоставленного права,
• способы использования права по договору и допущенное нарушение,
• перечень товаров и услуг,
• территорию, на которой допускается использование,
• иные обстоятельства.

На практике с расчетом стоимости права на использование все очень неопределенно. Долгое время у судов был подход, что на выплату такой компенсации могут рассчитывать только правообладатели, представившие суду примеры ранее заключенных ими договоров простой лицензии. Если правообладатель ранее не выдавал подобные лицензии, суды отказывали в удовлетворении требования о взыскании заявленной компенсации даже при доказанности факта нарушения (Постановление СИП от 06.06.2014 по делу № А40-126600/2013). Доходило иногда до абсурда, когда правообладатель представлял договоры об исключительной лицензии, но при этом все равно суды отказывали в удовлетворении требования взыскания компенсации, потому что они ориентировались только на простые лицензии.

Затем появилось Постановление Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» и подход изменился. В п. 61 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров товаров и их цену. При этом ВС не разъяснил, о каких именно документах в данном случае может идти речь.

Также стоит обратить внимание на Определение ВС от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019. В нем ВС указал, что определение судом расчетной компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным истцом требованием не является снижением размера компенсации. Представление в суд лицензионного договора и иных договоров не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования). Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Расчет по двойной стоимости контрафакта

Это очень частый способ расчета. Его гораздо проще рассчитать, чем по праву использования. Рассмотрим несколько вопросов, которые могут возникнуть на практике.

⇒ Каким образом рассчитывать компенсацию — по оптовой цене или по розничной?

Ответ: по цене, установленной ответчиком для продаж (Постановление СИП от 02.06.2022 по делу № А43-31426/2018).

⇒ По какой стоимости считать компенсацию, если речь идет об услугах, а не о товаре?

Ответ: нужно считать по стоимости выручки за период продажи (постановления СИП от 02.12.2021 по делу № А07-28870/2019, от 12.09.2022 по делу № А40-148056/2021, от 25.02.2022 по делу № А19-18906/2020).

Но могут быть неоднозначные ситуации. Например, если речь идет о крупных мультибрендовых компаниях, у которых выручка может выражаться в миллиардах. Здесь не получится заявить все эти миллиарды, умноженные на два, поскольку нельзя говорить о том, что эта выручка была связана с одним брендом. В такой ситуации лучше считать по чистой прибыли.