Какие возможны модели сотрудничества при совместной разработке интеллектуальной собственности? Для каких случаев они подходят, а для каких – нет? Что поможет снизить риски при выборе одной из моделей? Что нужно закрепить в договоре при создании интеллектуальной собственности совместными усилиями? Эта статья о том, как структурировать сделки при совместных разработках компаний.
Рассказывает:
Вероника Вутын,
юрист по интеллектуальной собственности в крупном промышленном холдинге
В последние годы наблюдается устойчивый рост количества проектов, реализуемых в формате технологических альянсов, консорциумов и иных форм кооперации между компаниями.
Проекты, направленные на совместную разработку технологий и технологическое сотрудничество, становятся вызовом не только для бизнеса, но и для юристов. В рамках таких проектов необходимо:
- структурировать соглашения таким образом, чтобы интересы партнеров были сбалансированы и обеспечивали достижение заявленных целей;
- определить правовой режим интеллектуальной собственности, создаваемой в результате сотрудничества, с учетом возможности ее самостоятельного использования или коммерциализации каждым из партнеров;
- минимизировать риски, связанные как с недобросовестным поведением одного из участников партнерства, так и с потенциальными нарушениями прав третьих лиц при использовании и коммерциализации совместно созданной интеллектуальной собственности.
Отсутствие продуманной модели структурирования подобных проектов нередко приводит к утрате контроля над технологиями, корпоративным конфликтам и существенному снижению инвестиционной привлекательности проектов.
Рассмотрим основные модели структурирования совместной разработки и способы митигации рисков каждой модели.
Вариант 1: договор простого товарищества (совместной деятельности)
Проект, направленный на совместную разработку интеллектуальной собственности, можно структурировать с использованием конструкции договора простого товарищества (соглашения о совместной деятельности).
По своей правовой природе данная модель во многом схожа с соглашениями о совместной разработке (joint development agreements), которые широко применяются в зарубежной практике.
Предметом договора простого товарищества является объединение вкладов двух или более лиц для достижения общей цели. В качестве вкладов могут выступать не только денежные средства, но и иное имущество, результаты интеллектуальной деятельности, деловая репутация, профессиональные компетенции, организационные и управленческие ресурсы (ст. 1041 ГК).
Совместная деятельность при этом может быть непосредственно направлена как на создание интеллектуальной собственности (программ для ЭВМ, патентов, объектов авторского права), так и на коммерциализацию результатов совместной разработки (путем производства продукции или лицензирования).
Лучше использовать эту модель, если:
- оба участника проекта готовы внести свой вклад в совместную разработку (денежными средствами, компетенциями);
- проект не требует создания нового производственного объекта;
- предполагается собственное использование результатов интеллектуальной деятельности либо лицензирование третьим лицам;
- требуется гибкая модель сотрудничества без создания нового юридического лица.
Условия, которые нужно предусмотреть в договоре простого товарищества
Описание вкладов каждого из партнеров. Вклады участников предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из соглашения, при этом денежная оценка вклада производится также согласно условиям соглашения между участниками (п. 2 ст. 1042 ГК). Определить, как соотносятся вклады участников достаточно просто в случае, когда участники вносят вклад деньгами. Однако возникают затруднения при внесении неденежных вкладов, например, предшествующей интеллектуальной собственности, компетенций и организационных ресурсов.
Что поможет снизить риски:
- предварительная оценка предшествующей интеллектуальной собственности (если такая будет использоваться);
- детальный план-график проекта с подробной фиксацией, какую часть совместной интеллектуальной собственности должен разработать каждый из партнеров, а также с подробной детализацией иных вкладов, которые должен внести партнер (количество персонала, участвующего в проекте, и часов, которые они должны потратить, какую инфраструктуру должен предоставить участник и др.).
Ответственность за неисполнение обязательств партнером и недобросовестную конкуренцию. Необходимо обсудить вопрос ответственности участников проекта за невыполнение действий, предусмотренных планом-графиком проекта и недостижение результатов. Еще одним риск-фактором, который следует учесть, является возможность совершения партнером недобросовестных действий (использование информации для дальнейшей самостоятельной разработки, заключение соглашений, направленных на создание аналогичных технологий с другими компаниями и т.д.).
Что поможет снизить риски:
- детальное описание действий, которые обязан совершить каждый партнер;
- включение договорных неустоек, штрафных механизмов, а также альтернативных санкций (например, опциона на приобретение прав на уже полученные результаты);
- включение условий о возможности или невозможности осуществлять аналогичные разработки самостоятельно либо вступать в аналогичные соглашения с третьими лицами в течение срока реализации проекта.
Проверка патентной чистоты результатов разработки. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, то его участники отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения (п. 2 ст. 1047 ГК). Это создает риски, в том числе в случае нарушения прав на интеллектуальную собственность третьих лиц в результате использования или коммерциализации совместной разработки.
Что поможет снизить риски: включение в соглашение условия о проверке патентной чистоты технологии, которая является результатом совместной разработки, в том числе:
- как будет происходить проверка,
- кем будет проводиться,
- в какие сроки и на каких стадиях проекта,
- при необходимости, можно указать на возможность привлечения независимых экспертов и порядок распределения затрат на проведение такой проверки между участниками проекта.
Вариант 2: научно-техническое сотрудничество
На практике одной из наиболее распространенных и «прозрачных» моделей является сочетание коммерческих договоров (на разработку программного обеспечения, НИОКР, в случае предшествующей интеллектуальной собственности – лицензионный договор), направленных на создание интеллектуальной собственности, с соглашением о совместном правообладании полученными результатами.
Лучше использовать эту модель, если:
- это краткосрочные или исследовательские проекты;
- отсутствуют существенные инвестиции;
- предполагается самостоятельное использование результатов интеллектуальной деятельности либо лицензирование третьим лицам;
- на данном этапе нет потребности создавать отдельную производственную площадку или можно использовать действующую производственную площадку одного из участников.
Правовой режим совместной интеллектуальной собственности в российском праве. ГК допускает совместное владение исключительным правом несколькими лицами (п. 2 ст. 1229 ГК). При этом каждый из правообладателей вправе использовать исключительное право самостоятельно, если соглашением не предусмотрено иное, а распоряжение правом осуществляется по согласию всех соправообладателей. Доходы распределяются поровну, если иное не установлено соглашением.
При этом закон оставляет без регулирования ряд принципиальных вопросов, включая:
- распределение доходов, полученных в результате самостоятельного использования, между соправообладателями;
- распределение компенсаций за нарушение прав третьими лицами;
- возможность и порядок выхода из режима совместного правообладания.
На заметку
В 2023 году Госдума приняла в первом чтении законопроект № 479514-8, который мог бы внести ясность относительно режима совместной интеллектуальной собственности. В частности, законопроект предусматривает концепцию выделения долей в исключительном праве, перечень существенных условий соглашения между соправообладателями, порядок принятия решений о распоряжении правом, а также механизмы выхода из совместного правообладания (в том числе возможность передать «долю» в исключительном праве третьему лицу).
Но дальше законопроект не продвинулся.
Следовательно, важнейшим элементом в структурировании проектов, предполагающих совместное преобладание полученными результатами, является соглашение о совместном правообладании, которое будет определять порядок использования созданной интеллектуальной собственности.
Условия, которые нужно предусмотреть при научно-техническом сотрудничестве
В договорах НИОКР и соглашении о совместном правообладании важно указать следующее.
Разграничение предшествующих и совместных результатов интеллектуальной деятельности. Рекомендуется оформить права на предшествующую интеллектуальную собственность до начала проекта (подать заявки на получение патента, либо, если это невозможно — рассмотреть возможность депонирования материалов в ФИПС или у нотариуса).
При структурировании соглашения лучше максимально конкретизировать предмет сотрудничества, чтобы можно было определить, что из разработок будет находиться в режиме совместного правообладания, а какие разработки останутся в единоличном правообладании партнера.
Самостоятельное использование. Следует определить, могут ли стороны использовать полученные результаты самостоятельно и какими способами. Если одна из сторон заинтересована в производстве продукции с использованием полученных результатов, то нужно указать, будут ли между сторонами распределяться доходы, полученные в результате такого использования, а также учесть это в бизнес-модели проекта.
Лицензирование. Необходимо определить порядок заключения лицензионных соглашений с третьими лицами (порядок согласования кандидатур лицензиатов и условий соглашений), кто из сторон будет нести ответственность перед лицензиатами, а также, возможно, разграничить территории использования и лицензирования интеллектуальной собственности между партнерами.
Правовая охрана. Поскольку бизнес-цели совместных правообладателей на самом деле могут отличаться (один из партнеров заинтересован в максимальной коммерциализации, второй — предпочитает оставить разработку в режиме конфиденциальности (ноу-хау)), то в соглашении целесообразно закрепить порядок принятия решений о способах правовой охраны (возможно, формирование плана правовой охраны).
Также важно не забыть согласовать порядок несения расходов на патентование, последствия отказа одного из партнеров от поддержания охраны, запрет на подачу заявки на получение патента без указания второго участника в качестве соправообладателя.
Выход из сотрудничества. Следует предусмотреть основания выхода из сотрудничества в случае нарушения условий соглашения одной из сторон, а также порядок принятия решения о прекращении проекта (например, в случае экономической неэффективности). В таких ситуациях одним из самых важных вопросов является режим правообладания уже полученными на момент прекращения сотрудничества результатами (кому переходят права на них, и вправе ли этот партнер продолжить разработку самостоятельно).
Вариант 3: совместное предприятие
Создание совместного предприятия (СП) — наиболее сложная с юридической точки зрения, но в ряде случаев наиболее устойчивая модель структурирования проектов, направленных на совместную разработку и последующую коммерциализацию интеллектуальной собственности.
Целесообразно создать отдельное совместное предприятие, если:
- проект рассчитан на длительный срок реализации (как правило, не менее 5 лет);
- предполагается создание отдельного производства;
- партнеры готовы внести вклад в уставный капитал (в том числе в виде нематериальных активов);
- планируется привлечение внешнего финансирования (банковского, венчурного, государственного);
- стороны заинтересованы в распределении рисков и формировании «нейтральной» площадки для развития технологии;
- допускается оценка интеллектуальной собственности и ее передача (полная или частичная) в пользу совместного предприятия.
Таким образом, совместное предприятие, как правило, используется в масштабных проектах, с созданием нового производства и привлечением финансирования, где договорные конструкции уже не обеспечивают достаточного уровня защиты интересов сторон.
Условия, которые нужно предусмотреть при совместном предприятии
Ключевые задачи при структурировании совместных предприятий с точки зрения интеллектуальной собственности следующие.
Продумать механизм передачи интеллектуальной собственности в совместное предприятие. Гражданское законодательство предусматривает возможность внесения вклада в уставный капитал имущественными правами, в том числе исключительным правом или правами по лицензионным договорам (п. 1 ст. 66.1 ГК). Эти варианты удобны, так как нет необходимости предоставлять совместному предприятию финансирование на приобретение объектов интеллектуальной собственности у участников.
Однако в случае внесения вклада в уставный капитал совместного предприятия интеллектуальной собственностью, могут возникнуть как организационные сложности (необходимость оценки вклада), так и более серьезные обстоятельства, заставляющие посмотреть в сторону заключения лицензионного договора. Например, когда создается производственное предприятие, необходимо, чтобы партнер, передающий технологию в совместное предприятие, сохранял обязательства по технологическим гарантиям. В таком случае с экономической точки зрения более оправданно предоставить дополнительное финансирование совместному предприятию для оплаты лицензионного вознаграждения, но при этом сохранить возможность привлечь партнера к ответственности за нарушение гарантий.
В случае передачи интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора нужно снизить риск недобросовестных действий партнера. Важно:
- включить условия о том, что лицензия является «безотзывной» после оплаты лицензионного вознаграждения;
- предусмотреть корпоративные меры ответственности (включая опционы) в случае расторжения лицензионного соглашения (либо подачи исков в адрес совместного предприятия), а также в случае недостижения технологических показателей.
Обеспечить контроль над интеллектуальной собственностью, создаваемой в совместном предприятии. Особую сложность представляет ситуация, когда в рамках деятельности совместного предприятия создаются новые результаты интеллектуальной деятельности либо используются ноу-хау участников совместного предприятия.
Снизить риски поможет:
- закрепление в уставе и корпоративном договоре ограничений на отчуждение интеллектуальной собственности (допускается только при условии согласования условий сделки на общем собрании акционеров или участников);
- принятие внутренних локальных нормативных актов (о создании интеллектуальной собственности, о введении режима конфиденциальной информации);
- закрепление условий в трудовых договорах с сотрудниками совместного предприятия.
Устранить конкуренцию между совместным предприятием и его участниками. Распространенной проблемой является ситуация, когда участник совместного предприятия параллельно ведет деятельность, конкурирующую с деятельностью совместного предприятия, используя схожие технологии.
Снизить риски поможет:
- разграничение географии и сферы рынка между совместным предприятием и участником (на уровне корпоративного договора);
- если участник совместного предприятия предоставляет лицензию на использование интеллектуальной собственности, лицензия должна быть исключительной (как минимум, на территории деятельности совместного предприятия);
- включение в корпоративный договор обязательства о неконкуренции (с учетом антимонопольных ограничений);
- включение в корпоративный договор ответственности за конкуренцию в сфере интеллектуальной собственности (например, за подачу конкурирующих заявок на получение патента).
Читайте также
Авторское вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности: как все оформить, чтобы избежать рисков?
Когда работник создает служебные результаты интеллектуальной деятельности, он имеет право на вознаграждение. Но в каком размере? Каковы риски для работодателя,...
Ограничение ответственности продавца в M&A сделке: можно ли зафиксировать размер убытка?
Мы продолжаем серию статей об ограничении ответственности продавца в M&A сделках. Мы уже рассказали о том, как российское гражданское право...
Open Source: что такое программы с открытым исходным кодом?
Чем программы с открытым исходным кодом (Open Source) отличаются от общедоступного программного обеспечения (Public Domain)? Какие виды лицензий Open Source...
Использование кода под лицензиями GNU GPL при разработке ПО: практические вопросы
Можно ли использовать программы, распространяемые по лицензии GNU GPL, в коммерческой деятельности? Будет ли подрядчик отвечать перед заказчиком за использование...
Товарищ не внес вклад по договору инвестиционного товарищества. Какие возможны последствия?
Что могут потребовать товарищи-вкладчики, если один из них не внес вклад? Можно ли продать внесенную часть вклада другим товарищам? Что...
Защита интеллектуальной собственности: в каких случаях поможет депонирование?
Объекты авторских прав формально не нуждаются в регистрации, однако на практике это решение законодателя может обернуться проблемами для правообладателей. Как...
